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Utilização indevida

Conhecimento da violação inicia prazo para ação sobre uso de marca

O prazo prescricional de dez anos para ajuizar ação sobre uso indevido de marca inicia com o conhecimento da violação. A decisão é da 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça ao negar tese de que a prescrição devia iniciar com o registro do nome empresarial na Junta Comercial.

"Os regramentos de nome empresarial e marca não se confundem", afirmou o ministro Marco Aurélio Bellizze STJ

"Os regramentos de nome empresarial e marca não se confundem", afirmou o ministro Marco Aurélio Bellizze, relator do recurso julgado: enquanto a marca identifica o produto ou serviço, o nome identifica o ente social.

O caso envolve duas empresas de Minas Gerais que foram condenadas a não utilizar em seus produtos marca registrada anteriormente por outra empresa do mesmo ramo no Rio Grande do Sul.

No recurso ao STJ, as empresas mineiras alegaram a ocorrência de prescrição, já que uma delas — que teve parte do nome empresarial utilizada para designar os produtos — foi constituída em 1998, e a demanda judicial começou apenas em 2010 — portanto, após o transcurso do prazo prescricional de dez anos.

O ministro Marco Aurélio Bellizze afirmou que, de fato, há precedentes do STJ nos quais foi reconhecido o prazo prescricional de dez anos para a pretensão de abstenção de exploração de marca registrada, "cujo termo inicial deve ser aferido à luz da actio nata" — segundo a qual o prazo de prescrição só começa quando a vítima fica sabendo da violação de seu direito.

Bellizze destacou que, como o nome empresarial não diz respeito à controvérsia, a pretensão a ser apreciada no recurso fica limitada à questão da marca. Segundo ele, não se pode pretender que o prazo prescricional relacionado ao uso indevido da marca seja computado desde a inscrição da empresa ré na Junta Comercial, ocorrida em 1998, pois não foi o nome empresarial que levou ao reconhecimento da violação da marca registrada.

O relator afirmou que, a partir da distinção entre nome empresarial e marca, surgem diferentes efeitos da violação de cada instituto: enquanto a violação do nome empresarial, em tese, é ato permanente, a violação da marca pode ser pontual ou reiterada, impondo-se a análise contextual do ato violador.

No caso — lembrou o ministro —, as instâncias ordinárias entenderam que a violação ao direito da autora da ação surgiu a cada vez que as rés comercializaram um produto com a sua marca, e não há no processo informação sobre eventual conhecimento prévio da prática ofensiva para fins de incidência da teoria da actio nata.

Assim, de acordo com o relator, tendo sido apontado como ato ilícito o uso indevido da marca registrada — fato que não era de prévio conhecimento da vítima —, "devem ser esses atos considerados como termo inicial do prazo prescricional decenal da pretensão de abstenção de utilização indevida". Com informações da assessoria de imprensa do STJ.

REsp 1.719.131

Revista Consultor Jurídico, 11 de março de 2020, 10h10

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