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Propriedade intelectual

Só Justiça Federal pode impedir uso de marca registrada no Inpi, diz STJ

Em ações que discutem a nulidade de registro de marca, apenas a Justiça Federal, em processo com a participação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi), tem competência para impor a abstenção de uso, inclusive em relação à eventual tutela provisória. A competência tem relação com o interesse da autarquia federal nos efeitos das decisões judiciais sobre os registros concedidos.

Pedidos de anulação de registro são regidos pelo artigo 175 da Lei de Propriedade Industrial, que dá competência à Justiça Federal, afirmou Luís Felipe Salomão.
Sergio Amaral/STJ

No entanto, em discussões sobre o conjunto-imagem dos produtos (trade dress), concorrência desleal e assuntos correlatos, a competência é da Justiça estadual. Essas duas teses foram firmadas pela 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça ao julgar recurso especial repetitivo (Tema 950).

O voto do relator, ministro Luis Felipe Salomão, foi seguido por unanimidade pela seção. Ele destacou que o ordenamento jurídico prevê a proteção de apenas algumas partes da aparência visual, que são efetivadas por meio de registro de marcas, desenhos industriais, patentes, direitos autorais, entre outros.

Nesse sentido, o ministro ressaltou que os registros perante o INPI normalmente efetivam a apresentação nominativa da marca (somente o nome do produto, sem estilizações), sem que ocorra proteção especial a elementos como os logotipos e caracteres gráficos.

Salomão também destacou que, em geral, a proteção jurídica do conjunto-imagem está situada no âmbito da concorrência desleal, que não envolve interesse institucional da autarquia federal.

“Assim, dentro desta linha de raciocínio, penso que é de competência da Justiça estadual a apreciação de pedidos para determinação de abstenção de uso indevido de marcas e patentes, perdas e danos, indenização, concorrência desleal, em vista da utilização indevida de sinais distintivos, que venham a ensejar desvio desleal de clientela, busca e apreensão de produtos sujeitos à ação cível e penal”, afirmou o ministro.

No caso dos pedidos de anulação de registro, o relator apontou que o artigo 175 da Lei de Propriedade Industrial estabelece que o processo de nulidade deverá ser ajuizado na Justiça Federal. Segundo a legislação, o Inpi, quando não for autor da ação, deverá intervir nas ações.

“De fato, quanto ao pedido de abstenção (inibição) do uso da marca, dúvida não há quanto à competência da Justiça Federal, até por decorrência expressa do artigo 173 da LPI, sendo a abstenção de uso uma decorrência lógica da desconstituição do registro sob o fundamento de violação do direito de terceiros”, concluiu o ministro ao fixar a competência da Justiça Federal.

Atuaram como amici curiae no julgamento a Associação Brasileira de Propriedade Intelectual, a Confederação Nacional da Indústria e o próprio INPI. Com informações da Assessoria de Imprensa do STJ.

Revista Consultor Jurídico, 15 de dezembro de 2017, 14h23

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