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A Legião Urbana no STJ: direito marcário, INPI e a competência da Justiça federal

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Está na pauta da sessão de terça-feira (6 de abril) da 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, sob a relatoria da ministra Maria Isabel Gallotti, o Recurso Especial nº 1.860.630/RJ, em que é recorrente a Legião Urbana Produções Artísticas S.A., e recorridos, Marcelo Bonfá e Dado Villa Lôbos, ex-integrantes da lendária banda de rock brasiliense dos anos 1980 liderada pelo músico e compositor Renato Russo.

Reduzido à essência, o objeto do recurso diz respeito à incompetência absoluta da 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro quando ilegalmente decidiu pela "cotitularidade" e pela possibilidade de os recorridos usarem marca alheia em apresentações Brasil afora, obstando a recorrente de usufruir do seu exclusivo direito de propriedade sobre a marca "Legião Urbana", registrada perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) unicamente em seu nome.

Paralelamente, a inédita "cotitularidade" arrasta também a discussão sobre como o entendimento representa uma ofensa ao artigo 129 da Lei nº 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial), o qual dispõe expressamente — ao contrário do decidido pelo TJ-RJ — que "a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos artigos 147 e 148". E tal registro ocorrerá, nos termos do artigo 149 da mesma lei, justamente perante o INPI, o que atrai, portanto, o inequívoco interesse da autarquia federal de oficiar no feito e, consequentemente, a competência absoluta da Justiça federal para apreciar qualquer litígio.

É digno de nota que, no longínquo ano de 1988, Dado e Bonfá cederam onerosamente suas quotas da marca para a Legião Urbana Produções Artísticas, inclusive com a assinatura de termo de quitação. Todos os direitos sobre a marca passaram a ser, então, concentrados na empresa cuja propriedade exclusiva era de Renato Russo.

Se pacificada, portanto, no sistema marcário-jurídico brasileiro, a impossibilidade de cotitularidade de marca não reclamada previamente ao registro — princípio first to file, a sua utilização sem a autorização do titular afronta totalmente o exercício pleno do seu direito de propriedade.

Sobre o caso, em duas oportunidades diferentes o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro se manifestou favoravelmente à empresa titular do registro da marca nos autos do processo. Primeiro, recomendou a total procedência da ação rescisória para que a sentença rescindenda fosse, de fato, rescindida, ante a implausibilidade jurídica da figura jurídica da "cotitularidade" — jabuticaba jurídica criada pela Justiça fluminense na ação originária, bem como propugnando para que seja "reconhecida a incompetência absoluta da Justiça Estadual". E, por último, manifestou-se pela admissão do recurso especial, assentando, sobre o INPI, que "como sua natureza é de autarquia federal, nos termos do artigo 109, I, da CF, a competência para julgamento de causas que a envolvam seria da Justiça Federal".

Essa temática já foi amplamente abordada pelo STJ e, especificamente, pela própria 4ª Turma, que julgará o "caso Legião Urbana". Exemplo categórico é o REsp nº 1.189.022, relatado pelo ministro Luis Felipe Salomão. A discussão, naqueles autos, dizia respeito à disputa entre as empresas Oficina Artesão e ML Produtos Alimentícios pela titularidade e exclusividade da marca "Amor aos Pedaços".

Naquela oportunidade, dando provimento ao recurso especial, a 4ª Turma do STJ decidiu que "não há previsão legal para autorizar a retirada da eficácia de ato administrativo de concessão de registro marcário sem a participação do INPI e sem o ajuizamento de prévia ação de nulidade na Justiça Federal" (REsp 1189022/SP, relator ministro Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, julgado em 25/2/2014, DJe 2/4/2014).

Sobre a competência para dirimir tais questões, assim se pronunciou o ministro Salomão, acompanhado unanimemente por seus pares da 4ª Turma: "A meu ver, o acórdão não pode prevalecer, porquanto a determinação de abstenção de uso de marca registrada pelo seu próprio titular implicará retirar a eficácia do ato administrativo de concessão do registro, esvaziando por completo a decisão do INPI, sem a sua participação; violando, assim, inexoravelmente, o artigo 129 da Lei da Propriedade Industrial".

E arrematou: "Nesse contexto, deveria a recorrida ter ajuizado ação de nulidade dos registros marcários da recorrente para a marca DELÍCIAS EM PEDAÇOS perante a Justiça Federal dentro do prazo prescricional de 5 anos a contar das respectivas concessões, nos termos do artigo 174 da Lei n. 9.279/1996".

A 2ª Seção do STJ, quando apreciou o Tema Repetitivo 950, decidiu, unanimemente, que "compete à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca, com a participação do INPI, impor ao titular a abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela provisória" (REsp 1527232/SP, relator ministro Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, julgado em 13/12/2017, DJe 5/2/2018). E, nesse mesmíssimo sentido, há inúmeros julgados da 3ª e da 4ª Turmas do STJ [1].

O "caso Legião Urbana" é oportunidade ímpar, portanto, para que o STJ reafirme sua longeva e acertada jurisprudência no sentido de que, para qualquer pretensão de se obstar o uso exclusivo de uma marca registrada em nome de seu único titular: 1) é necessário o prévio ajuizamento de ação de nulidade dos registros marcários, com a participação do INPI; 2) a competência para apreciar tais questões é da Justiça federal e não da Justiça estadual; e 3) de acordo com a sistemática da Lei de Propriedade Intelectual, não existe no ordenamento jurídico brasileiro a figura da "cotitularidade" ilegalmente inventada pelo TJ-RJ no bojo da decisão rescindenda.

* Os autores deste texto representam a empresa Legião Urbana Produções Artísticas S.A. no caso em questão.

 

[1] REsp nº 325158/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Min. Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 10.08.2006, DJ 09.10.2006, p. 284; AgInt nos EDcl no REsp 1782271/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15.12.2020, DJe 18.12.2020; REsp 1843507/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 06.10.2020, DJe 29.10.2020; AgInt no CC 162.594/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 01.09.2020, DJe 08.09.2020; AgInt no AREsp 904.813/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 01.06.2020, DJe 05.06.2020; REsp 1393123/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18.02.2020, DJe 06.03.2020; REsp 1558149/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26.11.2019, DJe 03.12.2019; REsp 1353531/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 17.12.2013, DJe 20.03.2014; REsp 1034650/RS, Rel. Min. Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 08.04.2008, DJe 22.04.2008; e REsp 964.780/SP, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, Quarta Turma, julgado em 21.08.2007, DJ 24.09.2007, p. 323




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 é advogado, sócio do escritório Sergio Bermudes, mestrando em Administração Pública pelo Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP), conselheiro da Seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-DF) e presidente da Comissão de Assuntos Regulatórios da OAB-DF.

 é advogado, sócio do escritório Sergio Bermudes, professor da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília (UnB), doutorando e mestre em Direito, Estado e Constituição pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade de Brasília (PPGD-UnB).

Revista Consultor Jurídico, 1 de abril de 2021, 19h44

Comentários de leitores

1 comentário

Mudança social e inovação jurídica

O ESCUDEIRO JURÍDICO (Cartorário)

Diz o texto: "Sobre o caso, em duas oportunidades diferentes o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro se manifestou favoravelmente à empresa titular do registro da marca nos autos do processo. Primeiro, recomendou a total procedência da ação rescisória para que a sentença rescindenda fosse, de fato, rescindida, ante a implausibilidade jurídica da figura jurídica da "cotitularidade" — jabuticaba jurídica criada pela Justiça fluminense na ação originária, bem como propugnando para que seja "reconhecida a incompetência absoluta da Justiça Estadual". E, por último, manifestou-se pela admissão do recurso especial, assentando, sobre o INPI, que "como sua natureza é de autarquia federal, nos termos do artigo 109, I, da CF, a competência para julgamento de causas que a envolvam seria da Justiça Federal".
Dissídios envolvendo propriedade industrial, marca, modelo de utilidade, é da competência da Justiça Federal, diante do INPI, que é autarquia federal.
Vejamos.
Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:
I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho".
A copropriedade de marca sob a luz da Lei 9.279/1996, não está consagrada.
A jurisprudência tem função inovadora na ordem jurídica.
A responsabilidade subsidiária teve origem na jurisprudência e depois passou para a ordem jurídica.
E a concubina, dentro de uma relação afetiva e jurídica, com impossibilidade de união regular, passou a deter direito à indenização pelos serviços prestados ao concubino, criação jurisprudencial.
Então, é possível a cotitularidade mencionada no texto.

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