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Opinião

Novo CPC traz vantagens para a ação de produção antecipada da prova

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I. Introdução entre o modelo cautelar de produção antecipada da prova no Código de 1973 e o modelo autônomo da nova lei
Como sabido, o modelo do Código de Processo Civil de 1973 admitia a figura de uma produção antecipada de prova sob a veste de uma ação cautelar, a qual exigia, ao menos em seu texto, a presença do periculum in mora, isto é, urgência (artigos 847[1] e 849[2] da Lei Processual 5.869/1973).

O modelo da lei de 1973, a beira de perder sua eficácia, exigia em seu artigo 847, para a produção antecipada de interrogatório das partes ou de testemunhas, a possibilidade de essas pessoas não estarem presentes no momento adequado de desenvolvimento dessa prova (audiência de instrução), seja por ausência, idade avançada ou por estarem acometidas por grave moléstia. Da mesma forma, no caso de antecipação de prova pericial, demandava o artigo 849 da lei de 1973 que houvesse fundado receio de que os fatos que se pretendesse constatar por meio dessa prova (pericial) se tornassem de impossível ou muito difícil verificação no momento regular de sua realização, isto é, na fase de instrução do processo, após o saneamento.

Inegável, portanto, que o sistema do código de 1973 somente admitia a produção antecipada da prova se houvesse urgência ou risco de sua produção ao tempo regular do processo.

O novo código estabelece, em seu artigo 381, que a produção antecipada da prova será admitida nos casos em que: I – haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação (urgência); II – a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a tentativa de conciliação ou de outro meio adequado de solução de conflitos e; III – o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação.

Desde 18 de março de 2016, portanto, com a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, as partes podem se valer dessa ação autônoma de produção de prova, seja ela testemunhal, mas, principalmente, pericial, bastando para tal apenas demonstrar que a produção, em momento anterior, possui aptidão para conduzir às partes a uma composição ou evitar o ajuizamento de uma nova ação, o que, certamente, trará grande benefício nos litígios voltados ao direito material da propriedade intelectual, sobretudo aqueles referentes à patentes.

II. As vantagens dessa ação para os conflitos de patentes – uma possibilidade apta a trazer vantagens a todos na relação processual (juiz, autor e réu) – verdadeiro “mutualismo processual”
Pegando carona na conclusão do parágrafo anterior e já adentrando ao tema proposto no título deste texto, não há como negar que a criação dessa ação autônoma no novo Código de Processo (2015) em muito tende a contribuir para os casos de conflitos relacionados a patentes.

Não é novidade que os conflitos ou demandas que tenham como pano de fundo possíveis infrações de patentes possuem alta especificidade, demandando, quase que em 100% dos casos, prova pericial técnica.

Da mesma forma, e tendo em vista a alta especificidade ou tecnicidade desses litígios, raríssimas são as vezes que a conclusão do mérito não vincula à decisão do magistrado de primeira instância e até dos tribunais de Justiça e regionais.

Por outro lado, essa mesma especificidade da matéria faz com que a concessão de liminares em litígios nesse campo do direito material (patentes) sejam escassas, sobretudo àquelas voltadas para um dever de não fazer da parte requerida (ré) ante a alegação de violação de seu título pela parte requerente (autora).

Ademais, não raras as vezes, o titular de uma patente de invenção não está absolutamente certo da violação de sua carta-patente, assim como aquele que se aventura na Justiça Federal para tentar anular uma patente concedida pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi) igualmente não tem plena convicção de que aquele título não possui os requisitos exigidos pela Lei da Propriedade Industrial (novidade, atividade inventiva e aplicação industrial nos casos de patente de invenção ou ato inventivo, novidade e aplicação industrial nas hipóteses de modelo industrial) para sua existência no mundo jurídico.

Ora, o modelo desenvolvido no novo código inegavelmente tende a solucionar todos os problemas acima levantados, trazendo uma contribuição enorme para as partes, para o processo ou para o Poder Judiciário de modo geral.

Para ilustrar tais vantagens e já pegando carona nas situações problematizadas supra apontadas, é evidente que a conclusão positiva de uma prova pericial em caráter antecipado, de modo a aferir se um determinado produto ou processo infringe uma patente de invenção, trará a robustez ou evidência necessária para concessão de uma tutela provisória antecipatória (artigos 294 e seguintes do novo código), seja ela caráter antecedente ou incidental em uma ação principal.

Porém, antes ainda do autor e titular da patente buscar uma nova ação para fazer valer seu direito violado, conforme atestou a prova pericial, feita antecipadamente, é bastante provável que esse resultado positivo da prova, confirmando a violação, induza à parte requerida (ré) a uma composição com a parte requerente (autora) ou cesse, desde logo, a violação, o que tende evitar a propositura de uma nova ação, sobretudo se a requerida concordar, por meio de compromisso extrajudicial ou judicial, a não mais promover a conduta delituosa em questão.

Em contrapartida, parece-nos óbvio que, se a produção antecipada da prova for conduzida de forma escorreita e por profissional com comprovada experiência no assunto (patentes), como exige a nova lei, e concluir pela de não infração ou violação da patente, a parte requerente não terá nenhum interesse em propor uma nova ação, em procedimento ordinário, para reconhecimento de suas alegações de violação (não confirmadas) ou obter algum tipo de compensação financeira (indenização) da parte requerida por causa desses atos.

Da mesma forma, caso em uma produção antecipada de prova, perante a Justiça Federal, confirme que determinada tecnologia protegida por patente efetivamente conta com os requisitos para sua concessão pelo Inpi, o autor não terá qualquer interesse em promover eventual ação de nulidade desse título, já que fadada ao insucesso, ainda mais se processada no mesmo juízo, de acordo com a regra de competência trazida no parágrafo 2º do artigo 381[3], ainda que não se possa falar em prevenção conforme dispõe os parágrafos 3º e 4º[4] do mesmo dispositivo legal.

A contrario sensu, se a produção antecipada da prova, junto à Justiça Federal competente ou estadual nos lugares onde não haja vara federal, decretar que certa tecnologia, outorgada com exclusividade (patente) à parte requerida, não conta com um ou mais dos requisitos indispensáveis para sua concessão, a parte requerente estará plenamente confortável para propor a devida ação de nulidade, assim como o juiz dessa ação para conceder liminar suspendendo os efeitos dessa patente, na melhor forma do parágrafo 2º do artigo 56 da Lei da Propriedade Industrial 9.279/96[5].

Em todas essas situações, seja de um resultado conclusivo ou negativo da produção antecipada da prova, fato é que, além do resultado da produção servir como um substancial parâmetro ou medidor para as partes no sentido de se aventurem ou não a propor uma nova ação, já que essas, com a produção antecipada, terão condição de aferir sua sorte nessa demanda futura, o próprio Poder Judiciário sairá beneficiado, já que provavelmente não contará com mais um processo ao seu já debilitado histórico de ações pendentes, atendendo-se, assim, aos tão buscados anseios de efetividade, economia processual e pacificação social.

Outra vantagem que mister se faz destacar é que, tanto a parte requerente, como a requerida, na hipótese de terem suas pretensões frustradas na produção antecipada da prova, terão, a rigor, um valor baixo a pagar relativo a verba sucumbencial, se comparado a uma ação de procedimento ordinário de reconhecimento e abstenção de violação, cumulada com pedido(s) indenizatório(s), sem prejuízo, é verdade, do pagamento das custas desse processo antecedente, incluindo os honorários do perito.

Daí a sugestão metafórica dada no título desse trabalho de que a ação autônoma de produção antecipada da prova, em conflitos envolvendo patentes, se trata de um verdadeiro “mutualismo processual” (relação processual em que todos ganham ou se aproveitam, de alguma forma).


[1] Art. 847. Far-se-á o interrogatório da parte ou a inquirição das testemunhas antes da propositura da ação, ou na pendência desta, mas antes da audiência de instrução:
I - se tiver de ausentar-se;
II - se, por motivo de idade ou de moléstia grave, houver justo receio de que ao tempo da prova já não exista, ou esteja impossibilitada de depor.
[2] Art. 849. Havendo fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação, é admissível o exame pericial.
[3] § 2º A produção antecipada da prova é da competência do juízo do foro onde esta deva ser produzida ou do foro de domicílio do réu.
[4] § 3º A produção antecipada da prova não previne a competência do juízo para a ação que venha a ser proposta. § 4º O juízo estadual tem competência para produção antecipada de prova requerida em face da União, de entidade autárquica ou de empresa pública federal se, na localidade, não houver vara federal.
[5] Art. 56. A ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo da vigência da patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse.
(...)
§ 2º O juiz poderá, preventiva ou incidentalmente, determinar a suspensão dos efeitos da patente, atendidos os requisitos processuais próprios.

Fabio Leme é sócio do escritório Daniel Advogados e atua como advogado especializado em processo civil.

Revista Consultor Jurídico, 21 de abril de 2016, 6h50

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