Secondary meaning: marcas secundárias e a possibilidade com exemplos atuais

Quando se fala em marca, é muito comum existir confusão na forma como são percebidas. Primeiro porque geralmente é dialogada e ligada diretamente com design e identidade do negócio. Então, quem inicia o seu negócio logo pensa em "publicidade", "propagar" e, por obviedade, "divulgar". Esquecendo que a marca é feita de pilares, e um deles, talvez um dos mais importantes, é a segurança jurídica.

Contudo, é importante ressaltar que existe a "distintividade" da marca. Se faz necessário essa "distintividade", pois várias são as espécies e classificações possibilitadas para a mesma. Porém, a aquisição de "distintividade" de marca não gera como decorrência lógica, direta e automática a exclusividade de seu uso. Para tal, existe a teoria da "distintividade" adquirida, ou da significação secundária comumente mundialmente falada secondary meaning. Tal "distintividade" é percebida quando a significação secundária de uma marca predomina sobre a originária.

Da teoria da distintividade adquirida e seu real significado
A "teoria da distintividade adquirida" (da significação secundária, ou secondary meaning), segundo doutrina, contempla que sinais a princípio desprovidos de distintividade suficiente para obterem proteção jurídica pelo registro podem adquirir tal propriedade a partir do momento em que seu uso ou divulgação ocorra com tal intensidade ou por tanto tempo que o público tenha se habituado a associar o signo a uma determinada origem de bens ou serviços, mesmo em condições que, em abstrato, vedariam seu registro por ausência de distinguibilidade. Em outros termos: significação secundária é o fenômeno que ocorre em relação a algum signo de caráter genérico ou comum, geralmente alguma expressão dicionarizada que, dada a perspectiva criada no consumidor ao longo de um largo tempo de uso, passa a adquirir eficácia distintiva suficiente a ponto de possibilitar seu registro como marca (com fundamento na parte final do inciso IV do artigo 124 da Lei de Propriedade Industrial).

Conforme o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (Trips) (promulgado pelo Decreto n° 1.355/1994), o efeito derivado do reconhecimento de eventual caráter distintivo de algum sinal originariamente desprovido dessa característica, em decorrência do uso, relaciona-se unicamente com a possibilidade de registro. Assim, a exclusividade de uso não constitui decorrência lógica, direta e automática do reconhecimento da aquisição de "distintividade" pela marca. Inexiste disposição legal específica a esse respeito, tampouco entendimento jurisprudencial albergando a postulação deduzida, de modo que se impõe ter em consideração as circunstâncias usualmente analisadas para decidir sobre a possibilidade ou não de convivência entre marcas em aparente conflito. REsp 1.773.244-RJ, relatora ministra Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado em 2/4/2019, DJe 5/4/2019.

Na prática, o fenômeno secondary meaning é identificado quando o segundo significado, leia-se secundário da marca, prevalece sobre o original — de natureza comum e consolidada em um idioma específico. Afirma-se, então, que trata-se de um fenômeno semiológico que nasce da perspectiva psicológica do consumidor em relação a um produto e sua marca.

Para tal, existem inúmeros exemplos, tais como: "A Casa do Pão de Queijo", "China in Box", "Atlético Mineiro", "Cruzeiro Esporte Clube", entre outros. Todos devidamente registrados, mas que possuem uso de expressões comuns e semioticamente e psicologicamente uma relação com a marca.

Assim, pode-se perceber claramente que ocorre o fenômeno vinculativo pela associação, quando o conjunto-imagem é associado e reconhecido pelo seu consumidor e que se torne tão forte a ponto de ultrapassar a generificação e a degenerescência de uma marca, muito comum no ramo publicitário. Desse modo, a análise do direito de exclusividade de uma expressão antes fraca e que vem a consolidar um ganho de distintividade deve se dar independente do padrão legal. Mas, sim, por uma situação de fato, onde necessariamente há de se constatar o grau de liderança da marca que também resulta justamente da construção de um novo significado. E que, portanto, terá sido desvulgarizado, ou melhor, desvinculado do que antes da intensidade de divulgação e longo uso poderia ser mesmo comum ou genérico.

Por fim, tem-se que o significado secundário dessas expressões comuns ganharam capacidade distintiva e passaram a ser registráveis, nos termos do artigo 122 da Lei da Propriedade Industrial (LPI). Ainda, apesar de não serem capazes de substituir o significado original da expressão, criaram-se significados únicos e de destaque perante os consumidores.

Conclusão
Assim, se a finalidade da marca é a de distinguir um produto ou serviço de outro, conclui-se que para a legislação aceitar a tese do secondary meaning é necessário que essa distinção se mutue com a capacidade linguística e a marca gere uma reação de lealdade com seu consumidor.

Após todo o acima explícito, faz-se imprescindível a discussão do tema e o acompanhamento do caso com um advogado especializado e, de preferência, em conjunto com um profissional de marketing para que sejam direcionadas estratégias para se criar uma marca exclusiva.