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Registro de marca tridimensional não garante proteção ampla e irrestrita

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O registro de uma marca tridimensional junto ao INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial) não garante proteção ampla e irrestrita contra a fabricação de produtos semelhantes, especialmente em casos que não geram nenhum tipo de confusão aos consumidores ou são comercializados por empresas que atuam em outro ramo de atividade.

Assim entendeu a 2ª Câmara de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo ao negar provimento ao recurso de uma empresa que vende sorvetes em forma de lápis, que acionou a Justiça contra uma fabricante de utensílios domésticos, que comercializa fôrmas para picolé no mesmo formato.

A autora da ação alegou violação da marca e concorrência desleal. A tese, porém, foi afastada pelo TJ-SP, conforme voto do relator, desembargador Fábio Tabosa. Isso porque, a empresa ré também possuía registro da marca tridimensional junto ao INPI e, portanto, não teria cometido nenhum ato ilícito ao comercializar as fôrmas de lápis.

“Ora, se a ré tinha em seu favor desenho industrial devidamente registrado e com eficácia plena, não pode por certo ser acoimada de ilícita a produção dos itens industriais a que se referia o desenho, ainda que a autora acene com a titularidade de registro, de data anterior, quanto à marca tridimensional”, afirmou o relator.

Segundo Tabosa, a autora não obteve, com o registro da marca tridimensional, uma proteção ampla e irrestrita para o formato de sorvetes em geral, “assim impedindo a produção de qualquer outro sorvete no formato de lápis”. Além disso, afirmou que a empresa não poderia se opor à atividade de um agente situado em outro degrau da cadeia produtiva, voltado à simples confecção de moldes para a produção de sorvetes não necessariamente conflitantes com o registro marcário vinculado ao produto da autora.

“Pela diversidade dos escopos e esferas de abrangência, não há colidência sequer possível entre a marca da autora e o desenho empregado pela ré-apelada como tipo industrial para a fabricação de seus moldes. Por tal razão, não se vislumbra ofensa à propriedade intelectual da autora, não havendo que se falar tampouco em concorrência desleal, com a agravante de não ser a ré, diversamente de outros fabricantes de sorvetes, sequer concorrente da autora, não se voltando ao mesmo tipo de público consumidor e atuando em ramo de atividade totalmente distinto”, concluiu Tabosa.

Recurso não conhecido em parte
O relator considerou prejudicado parte do recurso, em que a autora da ação pedia para a ré se abster de comercializar a fôrma de lápis. Isso porque, as duas empresas estão com o registro da marca tridimensional extintos no INPI. 

Para Tabosa, diante dessas circunstâncias, “não haveria mais razão para a imposição de qualquer dever de abstenção a esta altura (que necessariamente teria efeito apenas prospectivo), ante a alteração da base fática e o desaparecimento do suporte central da pretensão da autora”. 

A decisão foi por unanimidade e o terceiro juiz, desembargador Araldo Telles, pediu jurisprudência.

Processo 1089644-74.2013.8.26.0100

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Revista Consultor Jurídico, 14 de outubro de 2019, 10h21

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