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Não basta apenas registrar uma marca, é preciso usá-la

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Em janeiro deste ano, uma briga entre a gigante norte-americana McDonald's e a rede irlandesa de restaurantes Supermac's chamou atenção em torno da famosa marca “BIG MAC” na Europa. Tudo começou em 2015, com a tentativa de expansão da rede irlandesa pelo Reino Unido e União Europeia. A rede, dona de mais de 100 lojas espalhadas em seu país de origem, ingressou com pedido de registro da marca, que leva o nome do restaurante, “SUPERMAC’S”, perante o Escritório de Propriedade Intelectual da União Europeia (Euipo).

Na tentativa de impedir o registro, o McDonald's apresentou objeção, aduzindo que a marca poderia causar confusão nos consumidores por ser semelhante àquela de sua titularidade e preexistente, a “BIG MAC”. Essa estratégia, contudo, restou frustrada. O órgão entendeu que a “SUPERMAC’S possuía a anterioridade de uso do nome, haja vista se tratar do apelido do fundador da companhia, Pat McDonagh, ainda na juventude, passível, portanto, de registro.

Em revide ao ataque, em 2017, a irlandesa requereu o cancelamento das marcas “MC” e “BIG MAC”, sob a alegação de marketing ilegal e registros de marcas unicamente para reserva de mercado por parte da companhia americana. O fornecimento de cópia de sites, embalagens, declarações de executivos e um print da página do McDonald's na Wikipedia — a fim de comprovar sua atuação e venda de produtos na União Europeia —, entretanto, não bastou: o Euipo entendeu que as provas relacionadas eram insuficientes para comprovar o uso efetivo da marca “BIG MAC”. O cerne da discussão estava na realização da prova de que o lanche Big Mac é vendido em toda a Europa, fazendo uso da marca, não se tratando de registro para bloqueio de concorrência.

O mercado repercutiu declarações sobre a perda definitiva da marca “BIG MAC”, porém, a fase administrativa do processo não estava encerrada. Em março, o McDonald’s apresentou recurso da decisão, este ainda pendente de julgamento. Aliás, a fase judicial, bem provável caso não haja modificação da decisão em grau de recurso, até onde se tem notícias, sequer iniciou. O recurso do McDonald’s será julgado pela alta corte da União Europeia em Luxemburgo.

A multinacional norte-americana é detentora de um grande portfólio, além de possuir direito sobre suas marcas em todos os países da Europa. O registro em discussão diz respeito a apenas um dos tantos registros da marca “BIG MAC”, este, em específico, em letras maiúsculas. Ou seja, nada está perdido. A marca “big mac” está registrada na União Europeia desde 1998, tendo sido renovada por duas vezes, sem que houvesse qualquer intercorrência.

Você pode até não gostar do lanche ou mesmo da empresa, mas a estratégia de proteção de marcas da colossal companhia, em nível mundial, é extremamente competente e profissional. Nesse sentido, em relação ao Brasil, não identificamos muitas diferenças. Nosso sistema de concessão de marcas é atributivo de direito; ou seja, aquele que primeiro ingressa com pedido de registro da expressão é que tem prioridade sobre ele.

Todavia, é de extrema importância deixar claro que o registro da marca obriga seu titular a utilizá-la exatamente no segmento para o qual foi concedido, compreendendo todos os produtos ou serviços constantes no certificado. Agir diferente leva à hipótese de perda do direito, com a extinção do registro por caducidade. Basta que, após cinco anos consecutivos de concessão do registro, a marca deixe de ser usada no mercado ou que a empresa titular venha a modificar a sua logotipia. Neste cenário, o órgão registrante irá oportunizar o registro para “o próximo da fila” que ostente marca semelhante, desde que este consiga comprovar o uso efetivo da marca.

A briga dos ‘‘Macs’’ deixa claro que as pessoas não podem utilizar o sistema de registros de marcas como uma forma de reservar o mercado ou enriquecer ilicitamente às custas dos outros, explorando a venda do direito de terceiros. Marca sem registro e sem uso é uma temeridade legal e, claro, mercadológica.

 é advogada da Cesar Peres Advocacia Empresarial (CPAE), especialista em Contratos e Negócios da Propriedade Intelectual.

Revista Consultor Jurídico, 5 de junho de 2019, 7h18

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