Titularidade da marca é garantida ao primeiro que registra no INPI, decide STJ

A propriedade da marca é garantida àquele que a registra primeiro no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Com esse entendimento, a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou recurso a marca que foi registrada depois.

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"A tolerância do uso da marca por terceiros, ainda que por prolongado período, não retira do seu titular a possibilidade de exercer as prerrogativas que a lei lhe confere, que, no caso, foram exercidas de forma inequívoca, quando do ajuizamento da ação de abstenção de uso de marca", afirmou o relator do recurso especial, ministro Villas Bôas Cueva.

A empresa Lojas Hering, que tem sede em Blumenau (SC), ajuizou ação contra a Companhia Hering para discutir o direito de uso da marca Hering e seu logotipo, que é uma figura com dois peixes.

Depois de diversas apelações, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina entendeu que a Companhia Hering era a detentora da marca por ter feito o registro primeiro. Também foi reconhecido o direito da empresa ser indenizada pelo uso indevido da marca.

No STJ, o relator considerou que “não há mais como discutir se o registro da marca ‘Hering’ e do sinal figurativo poderia ou não ser efetuado perante o órgão competente, por se tratar de fato consumado ocorrido em 16/7/1952”. 

De acordo com o ministro, depois que o prazo prescricional for ultrapassado, sem nenhuma oposição, é assegurado ao titular da marca o direito de usá-la com exclusividade e de impedir que outros a usem com o mesmo objetivo.

"Os impasses decorrentes de colisão entre nome comercial (denominação) e marca não são resolvidos apenas pelo critério da anterioridade, devendo-se levar em consideração o princípio da territorialidade, ligado ao âmbito geográfico de proteção, e o princípio da especificidade, que vincula a proteção da marca ao tipo de produto ou serviço, salvo quando declarada pelo INPI de ‘alto renome’ ou ‘notória’", considerou o ministro.

A Companhia Hering foi representada pelo advogado Marcelo Ribeiro que explicou que, como a empresa detém a marca registrada desde o início da década de 50 e usa ele desde o século 19, "é evidente que as Lojas Hering não poderiam concorrer com a Companhia Hering usando a marca".

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Resp 1.801.881