Registrar marca alheia como dominio é concorrência desleal

Registrar marca alheia como nome de domínio da internet é concorrência desleal. O entendimento é da 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo que por votação unânime, garantiu ao UOL (Universo OnLine) e ao BOL (Brasil OnLine) o direito de usar o domínio Shoppingbol.com.br. O uso do domínio vinha sendo contestado pela empresa Joaquim Antunes São Manuel – ME.

A turma julgadora, no entanto, aceitou recurso da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) e excluiu a empresa do pagamento de ônus do processo. O tribunal entendeu que a Fapesp não pode ser responsabilizada pelo registro de nome de domínio formalmente possível, que venha a acarretar prejuízos ou infringir direitos de terceiros.

A Fapesp é responsável pelo registro e manutenção dos nomes de domínio de forma eletrônica. Para isso, recebeu delegação do Comitê Gestor da Internet. Ela cumpre o mesmo papel do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC).

A empresa Joaquim Antunes São Manuel – ME pediu, em março de 2000, o registro do domínio Shoppingbol.com.br. O registro foi feito pela Fapesp. O UOL e o BOL entraram com ação na Justiça contestando o registro.

A ação foi acrescida de um pedido de tutela antecipada. As duas empresas reclamavam o cancelamento e abstenção do uso do domínio pela micro-empresa. Em primeira instância, o juiz julgou a ação procedente e condenou a Fapesp a cancelar o domínio e a Joaquim Antunes São Manuel a parar de usá-lo.

A Fapesp entrou com recurso no TJ onde pediu a sua exclusão da condenação, do pagamento de custas, de despesas processuais e de honorários dos advogados. A micro-empresa também recorreu para reclamar a reforma da sentença e a manutenção do nome de domínio. O recurso foi parar no 1º Tribunal de Alçada Civil (TAC), extinto por força da emenda da Reforma do Judiciário. Depois foi redistribuído ao Tribunal de Justiça.

Mérito

A turma julgadora entendeu que as empresas UOL e BOL estavam sofrendo ameaça de violação do direito de marca. Para a 4ª Câmara de Direito Privado a proteção desse direito está prevista na Constituição Federal e na Lei 9.279/96. Os desembargadores que apreciaram o caso concluíram que a Joaquim Antunes São Manuel pretendia usar parte de marca alheia, confundindo as pessoas que procuravam o endereço eletrônico.

“A adoção de núcleo de endereço eletrônico que possa induzir o internauta em erro quanto à identidade do empresário titular do estabelecimento virtual configura concorrência desleal. O prejudicado tem direito, além da indenização por perdas e danos, à prestação jurisdicional cautelar que autorize medidas registrárias e técnicas capazes de obstar a prática desleal”, afirmou o relator, desembargador Ênio Zuliani.

Para ele, pouco importa se aquele que registra como nome de domínio, marca alheia, está usando ou não o site, pois mesmo que ele esteja vazio, o legítimo titular da marca está impedido de registrá-la como nome de domínio.

Zuliani contestou o argumento da microempresa que alegou que quando do registro do nome Shoppingbol.com.br a marca BOL ainda não estava registrada. A marca BOL está depositada no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) desde 21 de maio de 1997. Ou seja, quase quatro anos antes do domínio reclamado pela micro-empresa.

Fapesp

Ao analisar o recurso apresentado pela Fapesp, o relator defendeu que ela é uma mera encarregada de arquivar nomes de domínio, identificados como “registro”. Para ele, falta àquela fundação as condições legais para defender seu ato. Zuliani comparou os atos da Fapesp nesses casos com os da Junta Comercial, que tem a função de arquivar os atos de criação das empresas, suas alterações e modificações e mais nada.

“Falta-lhe a capacidade processual de decidir se o arquivamento de ato constitutivo de empresa fere ou não direitos de terceiros anteriormente adquiridos”, afirmou Zuliani, para justificar a exclusão da Fapesp de responsabilidade no caso.