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Má-fé na moda

TRF-2 anula registro da marca Vogue de editora brasileira

O Tribunal Regional Federal da 2ª Região anulou o registro da marca Vogue no INPI — Instituto Nacional de Propriedade Industrial feito pela empresa Editora Vogue Ltda, localizada em São Paulo. A editora publica impressos com moldes e dicas para costura.

O pedido de anulação foi ajuizado pela editora americana Advance Magazine Publishers Inc., proprietária da marca e responsável pelas publicações de moda Vogue, Casa Vogue, Homem Vogue e Vogue Brasil. A decisão é da 1ª Turma Especializada. Cabe recurso.

A Advance Magazine Publishers Inc. entrou com Ação Ordinária na Justiça Federal do Rio de Janeiro contra o INPI e a Editora Vogue para a decretação de nulidade dos registros da marca referente à publicação de livros, álbuns, moldes de papel e impressos em geral, além da distribuição de fitas de áudio e vídeo com dicas de costura. Alegou que a marca já é de sua titularidade e se caracteriza pela notoriedade no mercado internacional e no Brasil.

O INPI contestou. Admitiu a procedência da ação, exceto quanto ao pedido de suspensão do registro que trata dos serviços de agenciamento, treinamento e fornecimento de mão-de-obra em geral, por ser, segundo ele, “dirigido a segmento mercadológico distinto”.

A Editora Vogue alegou “prescrição da ação e distintividade dos segmentos mercadológicos a que se destinam”. Além disso, questionou a notoriedade da marca, sustentando que “o próprio vice-presidente daquela empresa dizia, em suas declarações, que seu produto destinava-se às classes A e B”.

A primeira instância afastou o argumento de prescrição. Entendeu que o registro da Editora Vogue caracterizou má-fé. O INPI e a Editora Vogue apelaram ao TRF-2. O INPI pediu a reforma da sentença por ter sido condenado a pagar os honorários advocatícios. A editora repetiu os argumentos apresentados na ação inicial.

A relatora, juíza federal convocada Márcia Helena Nunes, manteve a sentença. Considerou que a editora, “ao publicar revista direcionada ao público de moda com o mesmo nome ‘Vogue’, revelou evidente má-fé”.

“Não podem coexistir no mercado duas revistas direcionadas ao mundo da moda, seja através de moldes, seja através de modelos fotográficos, com o mesmo nome”, afirmou a juíza.

A editora americana Advance Magazine Publishers Inc. foi representada pelo advogado Ricardo Pinho, do escritório Daniel Advogados.

Processo 1997.51.01.001439-9

Leia a íntegra da decisão

RELATOR: JUÍZA FEDERAL CONVOCADA MÁRCIA HELENA NUNES EM AUXÍLIO À DES. FED. MARIA HELENA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ADVOGADO: MARGARETH GAZAL E SILVA

APELANTE: EDITORA VOGUE LTDA ME

ADVOGADO: ANTONIO EDGARD JARDIM

APELADO: ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS IN

ADVOGADO: RICARDO PINHO

REMETENTE: JUIZO FEDERAL DA 18A VARA-RJ

ORIGEM: DÉCIMA OITAVA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (9700014398)


RELATÓRIO


Trata-se de remessa de ofício e apelações interpostas em face de sentença que julgou procedente ação ordinária que visava à decretação de nulidade de registro marcário e sobrestamento de pedido de registro, ao argumento da sua colidência com marca de registro anterior e notória.


ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC. ajuizou a presente ação ordinária em face do INPI e da EDITORA VOGUE LTDA. ME, visando ao sobrestamento do pedido de registro nº 818.803.380 (marca VOGUE para distinguir produtos da classe 40:25[1]), bem como à decretação de nulidade dos seguintes registros marcários:


Nº REGISTRO

DATA DEPÓSITO

MARCA

CLASSE

814274811

01/06/88

VOGUE

16:20[2]

814694390

09/03/89

VOGUE

(8) 9 - 27.5.1[3]

815607288

03/08/90

Com VOGUE Você Faz a Moda

16:20


Alegou a autora que a marca VOGUE já era de sua titularidade e se caracterizava pela notoriedade no mercado internacional e no Brasil, onde foram feitos os seguintes registros, já existentes ao tempo dos depósitos dos registros impugnados:


Nº REGISTRO

DATA DEPÓSITO

MARCA

CLASSE

006007236

29/10/59

VOGUE

11:10[4]

750239115

31/10/75

CASA VOGUE

11:10

770018211

24/01/77

HOMEM VOGUE

11:10

006833950

15/03/77

VOGUE BRASIL

11:10


O INPI apresentou a contestação de fls. 757/759, admitindo a procedência da ação, exceto quanto ao pedido de registro de nº 818.803.380, este, no seu dizer, dirigido a segmento mercadológico distinto.

Contesta a EDITORA VOGUE nas fls. 772/794, argüindo prescrição da ação e distintividade dos segmentos mercadológicos a que se destinam. A par disso, impugnou a alegada notoriedade da marca da autora, sustentando, inclusive, que era o próprio vice-presidente daquela empresa que dizia, em suas declarações, que seu produto destinava-se às classes A e B (fls. 526).

A d. juíza da causa proferiu sentença às fls. 1626/1639, afastando a argüição de prescrição ao argumento de que os registros da segunda ré foram feitos de má fé, e concluindo pela procedência do pleito autoral, acolhendo a tese de notoriedade da marca da autora para declarar a nulidade de todos os registros impugnados através da presente ação.

O INPI interpôs a apelação de fls. 1657/1662, tão-somente para pleitear o afastamento da condenação em honorários advocatícios, sustentando que o registro anulando se efetivou por culpa da autora, que não compareceu em sede administrativa para impugná-los.

A EDITORA VOGUE LTDA. apelou às fls. 1671/1689, reiterando, em síntese, os mesmos argumentos deduzidos na contestação.

Contra-razões às fls. 1707/1720.

Manifestação do d. órgão do Ministério Público Federal às fls. 1744/1745, sustentando a ausência de interesse público a justificar sua intervenção no feito.

É o relatório.


MARCIA HELENA NUNES

Juíza Federal Convocada


VOTO

É de se confirmar o afastamento da prescrição tendo em vista que, em face da especialidade do segmento mercadológico em que a segunda ré atua, não era suposto que desconhecesse a marca da autora.

Assim, ao publicar revista direcionada ao público de moda com o mesmo nome VOGUE, revela evidente má fé, a afastar a argüição de prescrição deduzida pela segunda ré no curso do feito. Aplica-se o art. 6 bis, 3 da CUP.

Sendo assim, é extreme de dúvida que os registros da segunda ré, cujas classes guardam afinidade com a de nº 11:10 da autora, não podem remanescer, sob pena de violação clara da Lei de Propriedade Industrial. Óbvio, portanto, que não podem coexistir no mercado duas revistas direcionadas ao público de moda, seja através de moldes, seja através de modelos fotográficos, com o mesmo nome VOGUE. Insistir em tese contrária equivaleria a subestimar a compreensão deste Tribunal a respeito da questão.

Entretanto, quanto à notoriedade alegada pela autora, a emprestar-lhe prevalência sobre outros registros em qualquer que seja a classe, já não a tenho como certa.

O fato de a revista da autora ser destinada a um público formado pelas classes A e B não seria capaz, por si só, de afetar-lhe a notoriedade, se existente. Lembre-se que a MERCEDES BENZ, a PORSCHE, a VERSACE, a CHANNEL, entre outras, são marcas direcionadas a público consumidor de alto poder aquisitivo, e nem por isso a seletividade de consumo lhes subtrai notoriedade. Daí o conceito, na doutrina, de que existe a notoriedade (hoje chamada alto renome) quando a marca é conhecida do público consumidor em geral, independente de seus produtos serem consumidos por esse público. Em outras palavras, a notoriedade decorre do conhecimento da marca, e não do consumo dos produtos que ela distingue. Esse conhecimento, conforme é cediço deve ser comum a pessoas de todas as classes, independente de estarem inseridas no mesmo segmento marcadológico relacionado ao produto.

Entretanto, tenho que marcas que distinguem produtos de consumo como as acima mencionadas são muito mais fáceis – pela natureza dos produtos que identificam e pelo sistema capitalista em que vivemos – de serem conhecidas pelo público consumidor, do que aquelas relacionadas a periódicos. Isso porque os periódicos são, prevalentemente, conhecidos pela sua leitura. Vemos às fls. 526 a notícia de que aqui, no Brasil, ao tempo do ajuizamento da ação, aquela revista da autora teria atingido o número de 50 (cinqüenta) mil leitores – num universo de 170 (cento e setenta) milhões de habitantes àquela época.

Num país como o Brasil, onde a maior parte da população muitas vezes sequer tem dinheiro suficiente para seu transporte afora o trajeto casa-serviço, um país de população prevalentemente analfabeta ou com alfabetização precária, em que o consumo de livros e outros produtos tipicamente escritos é sempre tão reduzido, imaginar que uma revista de moda destinada às classes A e B seja um produto a que o brasileiro em geral preste atenção, é fazer um exercício de imaginação. Tenho que, no regime capitalista em que vivemos, ter um carro PORSCHE ou um MERCEDES BENZ, sem querer fazer apologia a qualquer marca e nem, ao mesmo tempo, desmerecer a marca da autora, é algo que mexe muito mais com o imaginário coletivo do que ler uma revista, qualquer que seja a marca.

Como o brasileiro, em média, tem dificuldade de entender o que lê – basta ver as estatísticas sobre o assunto divulgadas pelos diversos institutos de pesquisa deste País -, e, em média, por isso é muito afeito a leituras de fácil “digestão”, sobretudo influenciadas pelo meio televisivo (comunicação de massa), não é difícil entender que o brasileiro em geral reconhece com muito mais rapidez as revistas ditas de “fofocas” como CARAS, CONTIGO, etc., do que revistas direcionadas a públicos especializados, como a da autora. Observe-se que costura em geral não chega a ser um assunto sobre o qual a população se interesse tanto, sobretudo após a massificação dos meios de confecção de roupas, o que barateou sobremaneira a aquisição do produto já pronto e acabado.

Tenho que a revista da autora até poderia ser tida como notoriamente conhecida, mas não como de alto renome, como pretende sustentar.

Esse o reparo que vejo necessário na fundamentação da sentença. Todavia, como os produtos comercializados pela autora são diretamente relacionados aos produtos comercializados pela ré, não vejo como conferir validade às marcas impugnadas, porquanto presente a afinidade mercadológica dos produtos produzidos pelas partes. Essa nulidade vai atingir todos os produtos da ré (treinamento de costura, fitas de áudio e vídeo relacionadas à costura, etc), visto sua evidente colidência com as revistas de moda da autora.

De outro lado, forçoso declarar a nulidade do julgamento em relação ao pedido de sobrestamento do pedido de registro nº 818.803.380, declarado nulo na sentença.

O pedido veiculado na inicial era de sobrestamento do pedido e, a meu ver, ainda que decorridos 5 (cinco) anos desde a data do ajuizamento e a data da sentença, não poderia o juiz ter dado mais na sentença do que o pleiteado na inicial, sobretudo quando o decurso do tempo não subtrairia, em nenhum momento, a efetividade do eventual direito da autora.

O INPI não tem razão quanto à pretendida isenção de pagamento da verba honorária. O fato de que não tinha sistema eficiente de cruzamento de classes para verificação de suas afinidades só lhe agrava a responsabilidade sobre a nulidade reconhecida.

Entretanto, atendendo à complexidade da causa e grau de resistência oferecido pelos réus, tenho por razoável a decretação de honorários em patamar de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, pro rata.

Isto posto, conheço dos apelos e da remessa necessária, dando-lhes parcial provimento, para confirmar a nulidade dos registros nºs 814274811, 814694390, 815607288 e deferir, até o trânsito em julgado, a suspensão do pedido nº 818803380, cujo resultado deverá ser apreciado em sede administrativa.

É como voto.


MARCIA HELENA NUNES

Juíza Federal Convocada


EMENTA


ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MARCAS. REGISTRO DE MÁ FÉ. PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO. DISTINÇÃO ENTRE MARCA NOTÓRIA (HOJE DITA DE ALTO RENOME) E NOTORIAMENTE CONHECIDA. COLIDÊNCIA DE MARCAS. NULIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RAZOABILIDADE. SENTENÇA ULTRA PETITA. NULIDADE PARCIAL.


1. É de reconhecer o afastamento da prescrição quando, em face da especialidade do segmento mercadológico em que a empresa atua, não era suposto que desconhecesse a marca de outra, notoriamente conhecida, a revelar a evidente má fé no registro.

2. Existe a notoriedade (hoje chamada alto renome) da marca quando ela é conhecida do público consumidor em geral, independente de seus produtos serem consumidos por esse público. Em outras palavras, a notoriedade decorre do conhecimento da marca, e não do consumo dos produtos que ela distingue. Esse conhecimento, conforme é cediço deve ser comum a pessoas de todas as classes, independente de estarem inseridas no mesmo segmento mercadológico relacionado ao produto.

3. Na esteira desse entendimento, não há como se emprestar notoriedade (alto renome) à marca conhecida notadamente pelo público envolvido no seu segmento profissional, mas que não é largamente conhecida pelo público em geral.

4. Deve ser reconhecida a nulidade dos registros marcários colidentes com outras marcas de registro anterior e notoriamente conhecidas em seu segmento profissional.

5. A condenação em honorários advocatícios deriva da sucumbência, ostentando o INPI, na hipótese, a qualidade de vencido (deve respeitar a complexidade da causa e o grau de resistência oferecido pelas partes).

6. Ainda que decorridos 5 (cinco) anos desde a data do ajuizamento e a data da sentença, não pode o juiz dar mais na sentença do que o pleiteado na inicial, sobretudo quando o decurso do tempo não subtrai, em nenhum momento, a efetividade do eventual direito da autora.

7. Apelações e remessa necessária parcialmente providos.


ACÓRDÃO


Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira Turma Especializada deste Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, para dar parcial provimento aos apelos e à remessa necessária, nos termos do relatório e do voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.


Rio de Janeiro,


MARCIA HELENA NUNES


Juíza Federal Convocada



[1] [1] 40:25 - Serviços de agenciamento, treinamento e fornecimento de mão-de-obra em geral.

[2] 16:20 – Livros, álbuns, moldes de papel e impressos em geral.

[3] 27.5.1 - Especificação: fitas de áudio e vídeo com métodos gravados.

[4] 11:10 – Revistas, jornais e publicações periódicas em geral.

Revista Consultor Jurídico, 24 de julho de 2006, 15h12

Comentários de leitores

1 comentário

LAMENTAVELMENTE, A DECISÃO NÃO É CORRETA E SERÁ...

A.G. Moreira (Consultor)

LAMENTAVELMENTE, A DECISÃO NÃO É CORRETA E SERÁ REFORMADA. EXISTEM REGRAS INTERNACIONAIS PARA PATENTES E MARCAS . QUEM PRETENDE TER EXCLUSIVIDADE EM MARCA OU PATENTE, DEVERÁ FAZER O REGISTRO EM TODAS AS CLASSES. ASSIM O D.N.P.I. CONCEDEU REGISTRO À EMPRESA BRASILEIRA, EM OUTRA CLASSE, CORRETAMENTE . AINDA É POSSÍVEL O REGISTRO DA MESMA MARCA EM DEZENAS DE CLASSES .

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