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Desenho industrial

INPI pode derrubar registro fora de prazo se admitir falta de originalidade

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Qualquer pessoa com interesse legítimo poderá derrubar um registro de desenho industrial junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) no prazo de cinco anos. Entretanto, mesmo fora deste prazo, o registro poderá ser considerado nulo se a própria autarquia reconhecer, de ofício, a falta de originalidade do desenho. O entendimento levou a 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região a manter sentença que decretou a anulação de um registro de desenho industrial de embalagem, numa ação ordinária que tramitou na 2ª Vara Federal de Joinville (SC).

A autora da ação provou, nos dois graus de jurisdição, que o registro concedido à concorrente ré era de desenho utilizado por diversas empresas de embalagens nacionais e estrangeiras, de conhecimento público e notório. Portanto, sem nenhuma originalidade, o que foi admitido pelo INPI na fase de instrução do processo ao responder a citação judicial.

Na Apelação encaminhada à corte, a autarquia tentou escapar do ônus da sucumbência, já que a sentença havia condenado cada réu a pagar R$ 500 a título de honorários advocatícios para a autora. O desembargador-relator Cândido Alfredo da Silva Leal Junior, entretanto, aumentou o valor para R$ 1 mil, a teor do que dispõe o artigo 20 do Código de Processo Civil.

"O princípio da causalidade reza que o ônus da sucumbência deve ser suportado pela parte que deu causa ao ajuizamento da ação. Logo, quem deve arcar com os ônus sucumbenciais não é apenas a empresa Forza Ind. de Plásticos Ltda, mas também o INPI, que efetuou o registro de desenho industrial que qualquer cidadão comum consegue reconhecer que não é novo e tampouco original, também dando causa ao ajuizamento da ação", fulminou o relator no acórdão, lavrado na sessão do dia 4 de novembro.

O caso
A Real Plastic pediu à Justiça Federal de Santa Catarina a decretação de nulidade de registro do desenho industrial DI 6102081-8 (Configuração Aplicada em Embalagem), obtido junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), em abril de 2002, pela Forza Indústria de Plásticos. A primeira tem sede no município de Gaspar, e a segunda, em Joinville.

Sustentou que o pedido de desenho industrial carece, desde a sua apresentação, de, no mínimo, dois requisitos indispensáveis à sua concessão: novidade e originalidade. É que, mesmo antes da data do depósito do registro na INPI, este desenho já era de conhecimento público e notório. Portanto, potes plásticos confeccionados a partir desta configuração podem ser fabricados por qualquer pessoa ou empresa, no Brasil e no exterior.

Além do mais, a autora disse que foi notificada extrajudicialmente pela concorrente que, intitulando-se detentora dos direitos do desenho industrial, pediu a suspensão da produção e comercialização dos seus potes plásticos. Se não atendesse o pedido, destacou, poderia ser compelida a indenizá-la e criminalmente processada, nos termos dos artigos 187 e 188 da Lei 9.279/1996.

Citada judicialmente, a Forza alegou que se tornou titular do referido registro sem oposição da parte autora ou de qualquer outro interessado. Negou ter se apropriado de conhecimento alheio ou copiado o modelo que já estava em uso no exterior e no Brasil. E mais: garantiu que as embalagens referidas no processo são diferentes do desenho apresentado pela autora.

O INPI, por sua vez, também apresentou contestação. Preliminarmente, alegou ilegitimidade passiva, já que sua intervenção no processo só se daria na condição de assistente. Informou que a Coordenadoria de Desenho Industrial já proferiu parecer pela nulidade do registro, por falta de originalidade.

Sentença procedente
Inicialmente, a juíza substituta Giovana Guimarães Cortez, da 2ª Vara Federal de Joinville (SC), disse que o INPI não poderia censurar a parte autora por não ter solicitado, anteriormente, a nulidade do registro do desenho industrial. A seu ver, o ato de concessão do registro é da responsabilidade da autarquia federal, não lhe cabendo imputar a culpa por eventual erro seu -- de não analisar de forma satisfatória a presença dos requisitos para o registro -- a terceiros.

Na análise de mérito, a juíza entendeu que o reconhecimento de nulidade do desenho por parte do órgão leva à procedência da ação ordinária manejada pela parte autora. Afinal, ao proceder o exame dos documentos anexados ao processo, o INPI concluiu que o objeto do desenho é desprovido de originalidade, requisito indispensável para a sua registrabilidade, nos termos dos artigos 95 a 97 da Lei 9.279/96. "Resta, ainda, comprovado o erro por parte da administração na concessão do registro de objeto que não contava com o requisito da originalidade", registrou na sentença, proferida em março de 2010.

Ao fim e ao cabo, a julgadora confirmou os termos da liminar que concedera em agosto de 2008, determinando a suspensão do registro da ré para o referido desenho industrial. A decisão, desde então, inibia a concorrente ‘‘em qualquer ato tendente a obstar a produção, manutenção e comercialização da referida embalagem’’.

Clique aqui para ler a sentença.
Clique aqui para ler o acórdão.

 é correspondente da revista Consultor Jurídico no Rio Grande do Sul.

Revista Consultor Jurídico, 24 de dezembro de 2014, 16h04

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