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Nome próprio

Juiz impede empresa brasileira de usar marca Perry Ellis

Uma decisão da 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região impede que a empresa Confecções Celian Ltda., de Campinas (SP), utilize o nome de marca Perry Ellis nas roupas que fabrica.

A confecção americana Perry Ellis International Inc. ganhou uma ação ordinária ajuizada na Justiça Federal contra a Celian para anular o registro da marca homônima Perry Ellis. O nome foi registrado pela empresa campineira no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi) em 1987.

Em 1986, a empresa americana já era uma das maiores confecções do mundo. Já a marca Perry Ellis brasileira, segundo os autos, foi criada com a autorização do pastor e cantor americano Richard Perry Ellis, que foi missionário religioso no Brasil, nas décadas de 70 e 80.

A defesa da Celian sustentou que o dono da empresa campineira teria pertencido à congregação na qual o pastor Perry Ellis pregou e que, na ocasião, teria obtido a autorização para utilizar seu nome como marca de roupas no Brasil.

Dentre outras alegações, a Perry Ellis International Inc. afirmou que o registro da marca pela Celian teria violado o Código de Propriedade Industrial (na época, a Lei nº 5.772, de 1971, e, atualmente, a Lei nº 9.279, de 1996), que só permite o registro, como marca, de nome civil ou pseudônimo famoso com consentimento do titular ou de seus sucessores diretos.

A confecção americana sustentou que já seria amplamente conhecida no mundo da moda internacional quando a marca brasileira foi registrada, em 1987, publicando, inclusive, propaganda em revistas e jornais de circulação mundial, como a Vogue Magazine e o New York Times. Com isso, para a Perry Ellis Inc., a Celian certamente conheceria a existência prévia da marca americana e não poderia ter registrado uma homônima sem seu consentimento.

A companhia nova iorquina disse, ainda no processo, que a Celian estaria agindo de má-fé, ao tirar vantagem dos investimentos em publicidade de uma marca de reconhecida reputação no mercado, tendo por objetivo confundir os consumidores.

A Celian declarou que desconheceria a existência anterior da Perry Ellis Inc. quando registrou a marca no Brasil e que o pastor Richard Perry Ellis seria, desde muito antes daquela época, famoso em todo o mundo, por suas pregações e seus discos.

Portanto, para a Celian, a empresa americana é que teria aproveitado a coincidência de nomes e a notoriedade alheia para se firmar no mercado. Além disso, a marca da Perry Ellis Inc. não estaria protegida no Brasil, já que a empresa americana, embora houvesse chegado a requisitar seu registro no país, desistiu antes de completar o processo administrativo no INPI.

No entendimento do relator do processo na 6ª Turma, juiz Sérgio Schwaitzer, os documentos anexados ao processo comprovam que a marca da Perry Ellis Inc. é fartamente conhecida, dentro e fora dos EUA, sendo improvável, na ponderação do magistrado, que a Celian, que atua no mesmo ramo, desconhecesse sua prévia existência.

Schwaitzer disse ainda que o artigo 8º da Convenção de Paris, de 1888, da qual tanto o Brasil quanto os EUA são signatários, protege contra a imitação o nome comercial das empresas de qualquer país que integre o acordo, independente de depósito ou registro prévio em outro país contratante da Convenção.

O relator também entendeu que, nesse caso, não importa que a Celian tenha obtido a autorização de um homônimo para a utilização de seu nome civil como marca. Segundo ele, a legislação determina que a marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade (que para ele, nesse caso é a da empresa americana), goza de proteção especial no Brasil, independentemente de estar depositada ou registrada no país.

"A concessão do registro sob análise constitui afronta ao sistema de proteção às marcas, o qual objetiva, basicamente, evitar que o consumidor se confunda no momento da aquisição dos produtos ou serviços, bem como assegurar ao titular de anterioridade impeditiva, seja marca ou nome comercial, a defesa contra a concorrência desleal, de forma que outros não possam se aproveitar da difusão de seus registros marcários ou de seu nome de mercado", concluiu o juiz.

Proc. 2001.51.01.011559-8

Revista Consultor Jurídico, 6 de fevereiro de 2003, 17h37

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