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Domínio x marca

Tantofaz.com: veja a íntegra da decisão da Quarta Turma do STJ

Por 

O ministro da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Cesar Asfor Rocha, ao julgar o Recurso Especial da Tantofaz.com Serviços S/C Ltda contra Infinity Zone Multimédia Ltda., entendeu que o processo não está discutindo a inscrição da marca junto ao INPI, e por isso deve ser apreciado pela Justiça Estadual, e não pela Justiça Federal (à respeito, veja as notícias de 8/1/02 e 24/6/02).

"Com efeito, não se cogita de questionar qualquer interesse do INPI na ação em tablado, por isso mesmo que nada há a atrai-la para a competência da Justiça Federal", exarou o ministro em seu voto.

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. DOMÍNIO DA INTERNET. UTILIZAÇÃO POR QUEM NÃO TEM O REGISTRO DA MARCA NO INPI. A Justiça Estadual é competente para processar e julgar ação em que o titular, junto ao INPI, do registro da marca tantofaz.com, sob a especificação de portal da internet, pretende impedir o seu uso por outrem. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

O julgamento do recurso ocorreu em 6/6/02 e a publicação se deu em 9/9/02 (Revista Eletrônica da Jurisprudência do STJ, doc. nº 407231).

Veja a íntegra da decisão:

RECURSO ESPECIAL Nº 341.583 - SP (2001/0100458-3)

Relator: Ministro Cesar Asfor Rocha

Recorrente: Tantofaz.com Serviços S/C Ltda

Recorrido: Infinity Zone Multimédia Ltda

RELATÓRIO

A recorrente apresentou junto ao INPI - Instituto Nacional de Propriedade Industrial pedido de registro da marca tantofaz.com, sob a especificação de portal da internet, tendo sido o mesmo depositado em 30.11.99, com a respectiva publicação em 07.12.99 na Revista de Propriedade Industrial.

E assim agiu como procedimento preliminar para efetivar o registro de domínio da expressão tantofaz junto à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP.

Nada obstante isso, a recorrida, no mesmo dia 07.12.99 efetivou o registro de domínio tantofaz.com.br junto à FAPESP, o que levou a recorrente a promover uma ação de anulação de registro de domínio com pedido de antecipação de tutela específica, que foi distribuída ao Juízo da 3ª. Vara Cível do Foro da Comarca de Barueri.

Nessa ação, a recorrente postulou a abstenção da utilização, pela recorrida, da marca tantofaz.com, com a conseqüente anulação do nome de domínio tantofaz.com.br registrado junto à FAPESP.

Uma vez negada a tutela antecipada, a recorrente agravou. Ao apreciar o agravo de instrumento, o eg. Tribunal a quo declarou a incompetência absoluta da Justiça Estadual e nulos os atos decisórios praticados, determinando a remessa dos autos a uma das Varas da Justiça Federal de São Paulo.

Rejeitados os declaratórios, adveio o recurso especial em exame com base nas letras a e c do permissor constitucional, por sugerido dissídio com os julgados que indica e por alegada violação aos arts. 463, I, 535, II, do Código de Processo Civil, por omissão do r. aresto da apelação por não ter examinado a verdadeira argumentação jurídica citada no agravo de instrumento, atinente ao fato de a recorrente ser a única detentora da marca registrada no INPI e não pretender a sua anulação; aos arts. 128 e 460 do Código de Processo Civil, porque, como a recorrente não pretendeu anular o registro da marca no INPI, que é sua, mas sim do nome de domínio utilizado pela recorrida, a lide não foi apreciada nos liames em que foi proposta; aos arts. 175, da Lei nº 9.279/96, e 113 do Código de Processo Civil, porque a competência é da Justiça Estadual, já que é da recorrente os direitos decorrentes do depósito da marca junto ao INPI, e a sua pretensão é de anular o nome de domínio utilizado pela recorrida.

Devidamente respondido, o recurso foi admitido na origem.

Era o de importante a relatar.

VOTO:

01. Não vislumbro nenhuma ofensa aos artigos 463, I, 535, II, do Código de Processo Civil, já que o r. aresto hostilizado enfrentou todas as questões postas, não o tendo omisso no ponto alegado pela recorrente de que não teria sido examinada a pendenga sob a ótica de ser ela a única detentora da marca registrada no INPI e não pretender a sua anulação.

02. Aprecio agora a alegada violação aos artigos 113 do Código de Processo Civil e 175, da Lei nº 9.279/96, da propriedade industrial, que pontifica que "a ação de nulidade do registro será ajuizada no foro da justiça federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito".

Como visto, percebe-se dos autos que a recorrente apresentou junto ao INPI - Instituto Nacional de Propriedade Industrial pedido de registro da marca tantofaz.com, sob a especificação de portal da internet, tendo sido o mesmo depositado em 30.11.99, com a respectiva publicação em 07.12.99 na Revista de Propriedade Industrial.

Ora, se indiscutivelmente são dela os direitos decorrentes do depósito da marca tantofaz.com junto ao INPI, sob a especificação de portal da internet, a recorrente não iria promover a ação de que ora se cuida com o propósito de buscar a sua anulação, mas antes, como o fez, para protegê-la de quem a utiliza indevidamente.

A ação proposta pela recorrente não instalou qualquer controvérsia que possa conduzir à anulação do registro de referida marca junto ao INPI, mas teve apenas o escopo de impedir o seu uso pela recorrida, com a anulação do registro que esta fizera junto à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP.

Com efeito, não se cogita de questionar qualquer interesse do INPI na ação em tablado, por isso mesmo que nada há a atrai-la para a competência da Justiça Federal.

Destarte, tendo por violado os artigos 113 do Código de Processo Civil e 175, da Lei nº 9.279/96, fica prejudicado o exame no que atinente aos artigos 128 e 460 do Código de Processo Civil.

Diante de tais pressupostos, conheço parcialmente do recurso e nessa parte dou-lhe provimento para anular o r. aresto atacado e determinar a devolução do processo ao eg. Tribunal a quo para que, superada essa preliminar, prossiga no julgamento do agravo de instrumento, como achar de direito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Srs. Ministros da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, conhecer em parte do recurso e, nessa parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Votaram com o Relator os Srs. Ministros Ruy Rosado de Aguiar, Sálvio de Figueiredo Teixeira e Barros Monteiro. Ausente, ocasionalmente, o Sr. Ministro Aldir Passarinho Júnior.

Brasília, 06 de junho de 2002 (data do julgamento).

MINISTRO CESAR ASFOR ROCHA, Presidente e Relator

 é advogado, diretor de Internet do Instituto Brasileiro de Política e Direito da Informática (IBDI), membro suplente do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) e responsável pelo site Internet Legal (http://www.internetlegal.com.br).

Revista Consultor Jurídico, 20 de setembro de 2002, 18h10

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