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Propriedade assegurada

Juiz garante uso exclusivo de marca a Tubos e Conexões Tigre S/A

A Companhia Hansen Industrial assegurou o direito de uso exclusivo da marca de chuveiros elétricos fabricados pela Tubos e Conexões Tigre S/A . A decisão foi da 3ª Turma do TRF-2. A decisão foi proferida nos autos do recurso em Mandado de Segurança apresentado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) contra sentença da Justiça Federal do Rio de Janeiro.

A marca é comercializada pelas Indústrias Elétricas Sintex Ltda., que pertencem à Tigre, da qual a Hansen detém o controle acionário. A Hansen ajuizou o MS na 1ª Instância depois que o INPI decretou administrativamente a caducidade da marca de chuveiros da Tigre, atendendo ao pedido da empresa japonesa Tiger Vacuum Bottle Ind. Co. Ltd.

Sem a determinação da caducidade, a concorrente japonesa não poderia registrar no Brasil sua marca de aparelhos elétricos de uso pessoal e aparelhos eletrodomésticos.

Segundo informações dos autos, a marca de chuveiros está registrada no INPI em nome da Hansen desde 1981, na classe 9 (aparelhos elétricos, eletrônicos, científicos e de uso comum, de precisão ou não). Segundo os autos, a Tiger Bottle pleiteou junto ao INPI a caducidade da marca.

O procedimento administrativo teria por finalidade permitir que a empresa baseada em Osaka, Japão, com mais de 20 mil pontos de venda espalhados pelo mundo, registrasse seus produtos na classe 9.50 (aparelhos elétricos de uso pessoal e aparelhos eletrodomésticos). Isso só seria possível com a suspensão do registro da Tigre, devido à coincidência dos nomes.

A concorrente sustentou que a Tigre não estaria comercializando seus chuveiros e por isso, seu registro deveria caducar. Com isso, a Hansen apresentou ao INPI notas fiscais que comprovariam que os chuveiros vinham sendo regularmente vendidos através das Indústrias Elétricas Sintex.

O INPI aceitou a caducidade da marca sob o argumento de que as notas fiscais, que funcionariam como prova de uso da marca, não teriam sido emitidas em nome da Hansen, titular do registro, mas sim em nome de terceiro, a Sintex, inexistindo contrato de licença entre as duas empresas.

Em sua defesa apresentada no Mandado de Segurança, a Hansen afirmou que não haveria um contrato formal, mas um contrato tácito entre a Hansen e a Sintex, já que ambas pertencem ao mesmo grupo financeiro.

Além disso, a Hansen sustentou que a Sintex pertence à Tubos e Conexões Tigre S/A, cuja única acionista é a própria Hansen, e, por conta disso, seria desnecessário averbar um contrato de uso da marca junto ao INPI.

No entendimento do relator do processo na 3ª Turma, o juiz Federal Convocado Wanderley de Andrade Monteiro, ficou demonstrado nos autos que a Sintex e a Hansen. Neste caso, não pode ser declarada a caducidade da marca de chuveiros, já que ela está, efetivamente, sendo utilizada para seus fins comerciais.

O juiz afirmou em seu voto que o Ato Normativo nº 109, de 1993, do presidente do INPI, estabelece que "a exploração de patente e o uso de marca por terceiro só serão considerados de uso efetivo se amparados em licença devidamente averbada no órgão, salvo se feitos por empresa coligada ou que mantenha, com o titular da patente ou marca, relação de controladora ou controlada".

Processo: 97.02.18.539-4

Revista Consultor Jurídico, 23 de agosto de 2002, 20h43

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