Paralelo

Continuação…

Concorrência Desleal e Registro de Marca Vs. Nome de Domínio no Âmbito da Internet

Tracemos, pois, um paralelo, levando tal discussão para o contexto Marca Vs. Nome de Domínio.

O surgimento da Internet possibilitou a existência de um novo cenário no qual relações comerciais são estabelecidas. Negócios passaram a ser celebrados unicamente através da Internet. Hoje compra-se ou vende-se um produto através da Internet. Surgiu, portanto, um novo fórum de negócios. Como decorrência, observou-se, também, um novo veículo através do qual as empresas podem propagandear seus produtos, atraindo compradores potenciais à suas chamadas “home pages”. Ainda que o negócio não se concretize via Internet, poderá ser realizado em razão da Internet, através de uma propaganda inserida no “home page”. Esse inusitado contexto, no qual pessoas se relacionam comercialmente a todo instante, não poderia deixar de gerar efeitos no mundo jurídico.

Com efeito, ainda que não haja legislação específica para regular esse novo aparato, aqueles que se propõem a anunciar e vender suas mercadorias através da Internet, não poderiam, logicamente, ficar imunes à letra da lei. A opinião dos especialistas na área tem sido, mundialmente, tendente a tratar diferentemente a questão da propriedade industrial do registro do Nome do Domínio. Ou seja, no campo do direito, o registro do Nome de Domínio não se confunde com o registro de marca. Ao menos essa tem sido, até agora, a posição da maioria dos doutrinadores que se manifestou sobre o assunto.

No Brasil, da mesma forma como as Juntas Comerciais são órgãos responsáveis pelos registros dos nomes comerciais, o INPI funciona como encarregado de conferir proteção às marcas, o CG deve ser encarado como a entidade governamental responsável pelos registros dos Nomes de Domínio. Aparece, então, um novo órgão responsável por um novo tipo de registro, qual seja, o dos Nomes de Domínio. É um novo fórum de registro, digamos assim, que não se confunde com os outros dois.

Como vimos, com relação à questão do Nome Comercial Vs. Registro de Marca, a doutrina e a jurisprudência atuais são unânimes em dizer que um registro não é mais forte ou poderoso que o outro. A partir desse conceito, poderíamos estabelecer um paralelo para inserir nesse contexto a questão do registro dos Nomes de Domínio Vs. Registro de Marca. É muito cedo para admitir, por exemplo, que o registro do Nome de Domínio já estaria no mesmo nível, para efeitos de proteção legal, do nome comercial e da marca, sobretudo porque a proteção a esses dois últimos está garantida na Constituição e Lei Ordinária também os regulamenta. Ou seja, a anterioridade do registro do Nome de Domínio perante o CG não garantiria ao detentor de tal registro direitos no âmbito da legislação referente à propriedade industrial. Por outro lado, parece claro que o registro de determinada marca perante o INPI não garantiria, por si só, direitos no âmbito da Internet para efeitos de registro de Nomes de Domínio. A proteção conferida no âmbito da propriedade industrial navega num mundo diferente daquela conferida no âmbito da Internet.

Quero ressaltar que, com isso, não se abre uma porta à “pirataria”. A pirataria é prática totalmente lesiva às atividades mercantis, ao consumo e deve ser combatida a qualquer custo. No instante em que defendo a tese de que o registro conferido do mundo da propriedade industrial não abrange, por si só, o registro outorgado no mundo da Internet, não defendo a possibilidade de êxito daquela empresa brasileira que, como vimos acima, no início deste capítulo, intentou o registro dos Nomes de Domínio sony.com.br; coke.com.br; nestlé.com.br; bmw.com.br. O quero dizer é que as empresas, no caso em tela, detentoras das marcas Sony, Coca-Cola, Nestlé e BMW não teriam direito de ação contra a empresa brasileira unicamente pelo simples fato de terem suas marcas registradas no âmbito da propriedade industrial. Teriam, sim, direito de ação, mas o fundamento da contenda judicial não seria o fato de terem, pura e simplesmente, tais marcas registradas perante o INPI. Muito mais do que isso, o fundamento legal dessas ações judiciais seria a evidente prática da concorrência desleal.

Assim, empresas que se sentirem lesadas pelo registro indevidos de seu nome comercial ou marca registrada como Nomes de Domínio poderão contestar tal fato em juízo, baseados na teoria de que esse terceiro estaria empregando meio fraudulento para desviar, em proveito próprio ou alheio, sua clientela, ou, ainda, estaria utilizando nome comercial, marca registrada ou titulo de estabelecimento alheio de modo fraudulento. Nesse caso, restaria evidente a utilização indevida de marca ou nome comercial de outros, já conhecidos e divulgados no mercado, com o intuito de, ilicitamente, propagandear seus próprios produtos ou serviços. Esse fato representa tanto um ilícito penal, tipificado no artigo 196 do Código Penal Brasileiro e respectivos incisos, bem como civil, estando sujeito, portanto, à sanções em ambas esferas. No campo penal, a pena para quem comete crime de concorrência desleal varia entre 03 meses e 1 ano, ou aplicação de multa pecuniária. Já no âmbito civil, a empresa ficaria sujeita ao pagamento de indenização em dinheiro, devida em razão dos danos e prejuízos causados a terceiros, valor esse que seria determinado pelo MM. juiz em ação própria proposta com esse objetivo, qual seja, de ver seu dano reparado.

3.4. Os Remédios Jurídicos Encontráveis na Legislação processual Civil Brasileira

Há um outro aspecto muito importante, do ponto de vista do direito processual civil. Não há dúvidas de que o registro dos Nomes de Domínio por parte do CG/FAPESP estarão sujeitos à revisão do Poder Judiciário, sempre que tal registro contrariar direitos de terceiros. No momento em que isso ocorrer, a parte prejudicada, poderá recorrer ao Poder Judiciário através de uma ação judicial proposta diretamente contra aquele que indevidamente registrou um Nome de Domínio que conflita com marca de sua propriedade e/ou contra o próprio CG/FAPESP. Deve-se lembrar que o Ato Normativo 001 do CG não é lei e que, em virtude do que preceitua o artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal,

“ninguém está obrigado a fazer ou deixa de fazer alguma cisa senão em virtude de lei”. A medida processual correta seria nos seguintes sentidos:

(a) Propositura de Medida Cautelar contra o CG/FAPESP e contra a parte que registrou indevidamente o Nome de Domínio, visando a imediata suspensão desse registro até julgamento da ação principal; e

(b) Propositura concomitante de ação ordinária principal, por meio da qual, fundamentados na teoria da concorrência desleal e na anterioridade do registro da marca ou do nome comercial, requerendo o cancelamento definitivo do registro do Nome de Domínio em questão e a sua não utilização por parte de quem o registrou, sob pena de uma multa pecuniária diária em caso de descumprimento de tal decisão judicial.

(c) Alternativamente, dependendo da situação, poder-se-ía propor diretamente uma ação ordinária, por meio da qual solicitar-se-ía ao Magistrado tutela antecipatória para que fosse suspenso o registro do Nome de Domínio até o julgamento final do processo.

A realidade é que a tendência mundial é tratar a matéria do Registro dos Nomes de Domínio em esfera diferente daquela em que se trata a questão da propriedade industrial. Mas nem por isso há como tolerar a pirataria com relação aos Nomes de Domínio registrados de forma a contrariar os direitos daqueles que já possuem o registro anterior de marca idêntica ou similar. O ordenamento jurídico brasileiro permite aos que se sentirem lesados, buscarem seus direitos em Juízo.

Revista Consultor Jurídico, 24 de março de 1998.